中國加入WTO后,中國大陸進行一系列的立法和修法,使得中國知識產權法律(主要包括專利法、商標法以及著作權法)與美國、日本以及歐盟國家的知識產權法律非常相似。中國政府也意欲將國家定位從“制造大國”調整為“創新大國”,越來越重視知識產權的保護。具體政策表現為:大額資助企業或個人申請專利、修改專利法提高權利侵權的賠償額度以及加強專利行政管理的力度等。
根據WTO相關協定以及中國法律,外國企業進入中國時可以享受知識產權的保護,但專利和商標等知識產權必須在中國進行登記或申請方能得到有效保護。但是,如果外國企業或外國企業制造的產品在進入中國大陸時,未能注意下列事項將可能對自身造成較大風險或損失。
一、外商企業商標或標識未能在中國大陸地區得到及時申請
有些外商客戶已經在中國香港、中國澳門或者臺灣注冊了商標或專利并且已經使用,其后再次進入中國大陸地區時,主觀上就認為已經擁有了中國的商標無需再次在中國大陸進行注冊或申請。這個觀點是完全錯誤的,根據WTO協定和有關Trips協議,中國大陸、中國香港、中國澳門和臺灣作為獨立的知識產權保護區域,任何一區域中存在的商標或專利不得對其它區域具有法律上的效力,也就是意味著,如果客戶想在上述任何一區域享有商標權或專利權,必須分別進行申請或注冊。
近年來,中國大陸的商標申請數量飛速增長。2008年的商標申請量已經達到100萬件,但其中存在一些商標惡意搶注,即有些企業根據商標法的保護申請在先原則,搶注其它企業未及時申請的商標或標識,以達到高價轉讓或實現企業發展策略的目的。這種惡意搶注行為也已經讓不少外國投資者遭受了極大的損失和痛苦。
外國投資者通常會認為自己的商標在自己國家已經獲得注冊甚至使用了很長的時間,在中國大陸也應當具有一定的效力或存在商標申請排他權,但這種想法是不符合中國大陸商標法規定的,中國商標法認為外國已經注冊的商標除了在注冊國具有法律效力外,在中國不具有任何法律效力(但馳名商標除外),因而也就不能對抗任何惡意搶注行為。如果外商企業在中國大陸沒有獲得自己的注冊商標,商標惡意搶注人可以通過惡意訴訟對外商企業的運營和發展造成巨大損害,有些企業可能需要支付巨額轉讓費獲得本應屬于自己的注冊商標,而該轉讓費可能是商標申請費用的10倍甚至100倍之多。
預防及對策;
1.盡早地申請或注冊商標
外商企業盡早向中國商標局申請注冊商標為最佳和最簡單的對策。注冊或申請的時間最好為外商在中國登記企業時或在進入中國的同時進行。盡早地申請或注冊商標可以讓惡意搶注者放棄搶注的想法,同時也可以盡早的獲得商標注冊,通常中國大陸注冊商標的周期為2至3年。
2.與中國大陸的合作者明確約定商標注冊權和所有權的歸屬
有些外商不直接在大陸設立制造型的企業,而是委托一些大陸企業做OEM代工。與這些受托企業合作過程中,不僅僅需要明確約定產品價款、產品的質量、數量等重要事項,也應當明確約定產品上的標識是否可以申請注冊商標以及商標的申請權和所有權歸誰所有等知識產權協議,以免受托企業搶注商標行為的發生。
實際案例
Scitec and
TeleMatrix公司是全球酒店專用話機和辦公話機的領導企業,2004年1月其委托江蘇中訊數碼電子有限公司(以下簡稱“江蘇中訊”)為其產品做代工,相關電話產品都出口銷售,大陸區域內不進行銷售。2009年6月Scitec
and TeleMatrix公司正式進入中國大陸開拓中國市場并設立獨資公司,Scitec and
TeleMatrix準備將“Scitec”在第9類(通訊類)申請商標時發現江蘇中訊已于2004年4月搶注該商標并于2006年12月21日獲得核準登記。這將意味為Scitec
and TeleMatrix自己在中國大陸地區不能在產品上使用自己的“Scitec”標示,否則將構成商標侵權。目前,Scitec and
TeleMatrix準備通過商標復審程序主張權利,但難度非常大。
二、外商企業的技術未能在規定的時間內在中國大陸申請專利,可能喪失授權的機會
如同商標一樣,外商在本國取得的專利權也不能約束中國大陸地區,如果希望在大陸地區獲得專利權,需要重新向中國專利局申請。但兩者也存在不同之處:商標沒有時間上的限制,而專利存在時間上的限制,即根據《巴黎公約》和《Trips協議》,外商在本國或其它國家第一次申請發明專利或實用新型專利之日起,一年內可以以相同的技術內容在中國大陸申請發明或實用新型專利,并享受第一次申請的申請日。
外商在本國或其它國家第一次申請外觀設計專利之日起,6個月內可以在以相同的內容在中國大陸申請外觀設計專利,并享受第一次申請的申請日,這也就是所謂的優先權。如果超出上述期限的專利申請,就有可能被專利局以缺乏新穎性為由駁回專利申請或即使被授權也可能將來被宣告無效。
預防及對策
1.外商企業應當合理安排申請專利的時間。由于外商企業可以享受優先權,所以外商企業并不需要盡早的申請,通常一些大型跨國企業會在優先權期滿前的一個月內申請,甚至一些日本企業會在優先權期滿前的前一天提出申請。這樣做的好處在于可以延長專利保護的期限,也可以按需及時調整自己企業的專利布局。
2.但有一例外情形需要特別指出,到目前為止中國大陸和臺灣之間互相不承認優先權,如果想享有優先權,需要通過PCT(Patent
Cooperation
Treaty)途徑申請,但這種方式成本太高,不適宜中小企業或自然人。因而,切實可行的做法是:如果臺商先在臺灣申請專利,可以在申請日之后的2個月內向再委托大陸代理機構向中國專利局申請專利。以避免臺灣智能財產局在專利申請后第4或第5個月公開申請人的技術內容以構成對大陸在后申請的新穎性破壞,進而影響到正常授權。
結論
總而言之,外商企業進入中國之前或之時,應當合理安排企業商標或專利的注冊或申請。另外,在中國大陸注冊的外商企業,并以該企業名義申請專利或商標可以幫助企業獲得稅收優惠以及政府資助。中國的稅法改革后,外資企業和內資企業繳稅比例相同,但企業取得一定數額的專利可以申請高新企業認定,獲得高新企業認定的企業可以享受少繳納10%企業所得稅以及10萬至20萬人民幣的政府獎勵等優惠政策。另外,各個地方都出臺了一些相光的專利資助政策。例如,在浙江寧波市,發明專利授權后資助12000元,實用新型專利授權后資助2000元。